Interpretacja przesłanek ochrony oznaczenia geograficznego – komentarz do wyroku w sprawie niemieckiej whisky „Glen Buchenbach”[1]
W celu stwierdzenia, czy używanie dla niemieckiej whisky słowa „glen” – angielskiego wyrazu o celtyckim rodowodzie oznaczającego dolinę, stanowi naruszenie oznaczenia geograficznego „szkocka whisky”, należy ustalić, czy słowo to wywoła u konsumenta bezpośrednie skojarzenie z chronionym oznaczeniem.
****
Przepisy prawa
Zgodnie z przepisem art. 16 lit. a)–c) rozporządzenia 110/2008[2] oznaczenia geograficzne ujęte w załączniku III do tej regulacji są chronione przed:
- a) bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach handlowych w odniesieniu do wyrobów nieobjętych rejestracją – w zakresie, w jakim są one porównywalne z napojem spirytusowym zarejestrowanym pod danym oznaczeniem geograficznym, lub w zakresie, w jakim takie stosowanie pozwala na czerpanie korzyści z renomy zarejestrowanego oznaczenia geograficznego;
- b) niewłaściwym wykorzystaniem, imitacją lub przywołaniem, nawet jeśli wskazane jest prawdziwe pochodzenie wyrobu lub jeśli oznaczenie geograficzne zostało przetłumaczone, lub jeśli towarzyszy mu określenie takie jak „podobny”, „typu”, „w stylu”, „wyprodukowany”, „o smaku” czy inne podobne określenie;
- c) nieprawdziwym lub wprowadzającym w błąd określeniem miejsca pochodzenia lub wytwarzania, właściwości lub podstawowych cech produktu w opisie, prezentacji lub etykietowaniu wyrobu, które mogłoby stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia.
*****
Tło sprawy
Scotch Whisky Association to szkocka organizacja utworzona m.in. w celu ochrony handlu szkocką whisky.
Jednym z chronionych oznaczeń geograficznych wskazanych w załączniku III do Rozporządzenia jest „Scotch Whisky”, czyli whisky pochodząca ze Szkocji.
Michael Klotz jest niemieckim przedsiębiorcą prowadzącym internetową sprzedaż produktów alkoholowych. Za pośrednictwem strony internetowej wprowadza on do obrotu m.in. produkowaną w dolinie Buchenbach w Szwabii niemiecką whisky o nazwie „Glen Buchenbach”. Opakowanie tej whisky opatrzone jest oznaczeniami pochodzenia, w tym określeniami „Swabian Single Malt Whisky” (szwabska whisky single malt) i „Deutsches Erzeugnis” (wyrób niemiecki).
Scotch Whisky Association wniosła powództwo przeciwko Michaelowi Klotzowi, żądając zaprzestania wprowadzania przez niego do obrotu whisky „Glen Buchenbach” z uwagi na naruszenie przepisu art. 16 lit. a)–c) Rozporządzenia. Zdaniem organizacji nazwa tego produktu bezpośrednio nawiązuje do oryginalnego szkockiego trunku poprzez użycie określenia „glen”. To posiadające celtycki rodowód słowo oznacza dolinę i jest powszechnie stosowane jako element nazw szkockich wyrobów alkoholowych, w tym właśnie whisky. Z tego względu nazwa niemieckiego wyrobu alkoholowego „Glen Buchenbach” wywołuje u odbiorców fałszywe skojarzenie ze Szkocją i whisky pochodzącą z tego regionu. Według Scotch Whisky Association skojarzenie to istnieje bez względu na użyte na opakowaniu dodatkowe wskazówki dotyczące pochodzenia, w tym oznaczenie „Swabian Single Malt Whisky” (szwabska whisky single malt).
Stwierdzenie naruszenia prawa do chronionego oznaczenia geograficznego poprzez jego pośrednie wykorzystanie, przywołanie bądź użycie nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd określenia
W opisywanej sprawie sąd okręgowy w Hamburgu skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału, wskazując na konieczność wykładni art. 16 lit. a)–c) Rozporządzenia, w tym konieczność stwierdzenia:
- w odniesieniu do art. 16 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia – czy dla stwierdzenia, że nastąpiło „pośrednie wykorzystanie w celach handlowych w odniesieniu do napojów spirytusowych” oznaczenia geograficznego (art. 16 lit. a)) lub „przywołanie” oznaczenia geograficznego (art. 16 lit. b)), konieczne jest posłużenie się oznaczeniem identycznym lub podobnym pod względem fonetycznym i wizualnym, czy wystarczające jest użycie elementu, który wywoła u odbiorców jakiekolwiek skojarzenie z chronionym oznaczeniem geograficznym lub związanym z nim obszarem?
- w odniesieniu do art. 16 lit. a), b) i c) Rozporządzenia – czy dla stwierdzenia wskazanych w przepisie przesłanek naruszenia, tj. stwierdzenia, że wystąpiło „pośrednie wykorzystanie w celach handlowych w odniesieniu do napojów spirytusowych” (art. 16 lit. a)), „przywołanie” (art. 16 lit. b)) lub „nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd określenie” (art. 16 lit. c)), należy uwzględnić kontekst, w jakim wykorzystywany jest sporny element, w szczególności jeżeli towarzyszy mu oznaczenie dotyczące prawdziwego pochodzenia danego wyrobu?
Odnosząc się do pierwszego pytania, związanego z interpretacją zawartej w przepisie art. 16 lit. a) Rozporządzenia przesłanki pośredniego wykorzystania oznaczenia geograficznego w celach handlowych w odniesieniu do napojów spirytusowych, Trybunał zwrócił uwagę zwłaszcza na brzmienie samego przepisu, który chroni wskazane w załączniku III do Rozporządzenia oznaczenia przed „bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem w celach handlowych”. W związku z brzmieniem samego przepisu, a dokładniej posłużeniem się w nim określeniem „wykorzystanie”, TSUE wskazał, że konieczne jest, aby chronione oznaczenie zostało użyte w spornym elemencie „w takiej formie, w jakiej zostało zarejestrowane lub co najmniej w formie tak bliskiej temu oznaczeniu pod względem fonetycznym lub wizualnym, że sporny znak jest z nim w sposób oczywisty nierozerwalnie związany”. Jednocześnie Trybunał wskazał na konieczność rozróżnienia „bezpośredniego” i „pośredniego” sposobu posłużenia się danym oznaczeniem, które będą przejawiać się odpowiednio w nakładaniu go na sam produkt (wykorzystanie bezpośrednie) oraz w użyciu w materiałach marketingowych, reklamie lub dodatkowych informacjach o produkcie (wykorzystanie pośrednie). Niezależnie jednak od tego, czy w danym wypadku będziemy mieli do czynienia z bezpośrednim, czy z pośrednim wykorzystaniem oznaczenia geograficznego, dla spełnienia przesłanki wskazanej w przepisie art. 16 lit. a) Rozporządzenia konieczne jest, aby oznaczenie to zostało faktycznie wykorzystane, a posłużenie się elementem, który jedynie wywołuje pewne skojarzenia z chronionym oznaczeniem geograficznym, nie jest w tym względzie wystarczające.
Z kolei interpretując przesłankę „przywołania” chronionego oznaczenia geograficznego, wskazaną w przepisie art. 16 lit. b) Rozporządzenia, Trybunał wskazał, że dla jej spełnienia konieczne jest wykorzystanie części chronionego oznaczenia w taki sposób, że „gdy konsument zetknie się z nazwą danego wyrobu, w jego umyśle powstanie wyobrażenie towaru posiadającego to oznaczenie”.
Kluczowy w tym względzie jest nie sam fakt posłużenia się częścią chronionego oznaczenia geograficznego, ale okoliczność, czy w umyśle przeciętnego konsumenta powstanie odpowiednie skojarzenie między spornym znakiem a danym oznaczeniem w postaci wyobrażenia opatrzonego nim towaru. Sama okoliczność użycia części chronionego oznaczenia oraz ewentualne podobieństwo fonetyczne i wizualne stanowi jedno z kryteriów, według których oceniane będzie prawdopodobieństwo wystąpienia takiego „przywołania”, nie zaś warunek konieczny dla jego ustalenia. Trybunał wskazał ponadto na możliwość zastosowania dodatkowego kryterium „bliskości konceptualnej” między znakiem spornym z oznaczeniem geograficznym, które również może okazać się użyteczne dla stwierdzenia takiego związku.
Zdaniem Trybunału za niewystarczające dla stwierdzenia spełnienia przesłanki „przywołania” należy natomiast uznać wywołanie jakiegokolwiek skojarzenia z chronionym oznaczeniem – skojarzenie to ma bowiem mieć charakter wystarczająco bezpośredni i jednoznaczny. Skojarzenie „jakiegokolwiek rodzaju” byłoby zaś w tym względzie zbyt daleko idące i obejmowałoby również te sytuacje, w których znak sporny zawiera odniesienie jeszcze słabsze niż wskazane w przepisie art. 16 lit. b) Rozporządzenia „przywołanie”.
Kontekst, w jakim wykorzystywany jest element sporny, a możliwość stwierdzenia naruszenia chronionego oznaczenia geograficznego
Odpowiadając na wątpliwość sądu niemieckiego, czy kontekst, w jakim użyto elementu spornego, w tym umieszczenie obok niego dodatkowych informacji wskazujących na pochodzenie produktu, powinien mieć znaczenie dla stwierdzenia spełnienia przesłanek przepisu art. 16 lit. a)–c) Rozporządzenia, tj. spełnienia przesłanki „pośredniego wykorzystania” (art. 16 lit. a)), „przywołania” (art. 16 lit. b)) lub użycia „nieprawdziwego lub wprowadzającego w błąd określenia” (art. 16 lit. c)), TSUE wskazał, że kontekst, w jaki wpisuje się sporna nazwa, nie powinien mieć w tym względzie znaczenia.
Trybunał zwrócił uwagę zwłaszcza na szeroki zakres ochrony przewidziany przepisem art.16 lit. c) Rozporządzenia, która ma na celu zwalczanie wszelkich nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji znajdujących się w opisie, prezentacji lub etykietowaniu danego produktu. Nietrudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, w której cel tak szeroko ujętej ochrony mógłby zostać udaremniony poprzez posłużenie się, obok wprowadzającego w błąd lub nieprawdziwego określenia, pewną dodatkową, zgodną z prawdą informacją. Takie zestawienie w dalszym ciągu nie wykluczałoby ryzyka stworzenia fałszywego wrażenia co do pochodzenia danego wyrobu.
[1] Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie C‑44/17.
[2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. UE L 39 z 13.02.2008, s. 16); dalej jako „Rozporządzenie”.
